Si se pregunta a cualquier examinador de marcas del mundo cual es la causal más común de negación de solicitudes de registro, seguramente contestará sin titubear un segundo que el riesgo de confusión.
Un cálculo informal realizado en el marco de un trabajo para ser presentado a ASIPI, reveló como solamente durante el año 2005, más del 90% de las marcas negadas en Latinoamérica lo fueron por la existencia de “riesgo de confusión” con una marca previamente registrada o solicitada, con un nombre comercial, con un lema o con un el titulo de una obra protegida por el derecho de autor.
La confundibilidad es entonces, el riesgo más grave y la primera causa de “mortalidad” o fracaso de una solicitud de registro. Pese a lo anterior, y a lo aparentemente básico que pueda parecer el concepto de “confundible”, se trata en realidad de uno de los temas más complejos y etéreos del derecho marcario y por lo mismo, de uno de los aspectos en los que las oficinas nacionales de marcas y las cortes, siguen teniendo una enorme autonomía para la toma de decisiones.
Es por lo anterior, que resulta importante conocer o por lo menos tratar de entender la forma en la que una oficina de marcas como la colombiana, enfrenta la existencia del riesgo de confusión en una solicitud de registro. Cómo llega un funcionario al convencimiento de que en una solicitud se han configurado las circunstancias previstas en la ley para generar su negación por confundibilidad? Qué herramientas usa el funcionario para llegar a esta conclusión? Hasta donde llega su análisis y más importante aún, cómo se puede evitar si es que se puede o por lo menos disminuir el nivel de incertidumbre que precede a la decisión de si dos signos son confundibles o no?
En este escrito mencionaré apenas algunos de los aspectos que hacen parte del análisis y me referiré únicamente a la confusión de marcas. La labor del examinador es extremadamente complicada y la ley de marcas también, siendo la confusión apenas una de las causales que deben ser evaluadas para llegar a la decisión de conceder o negar una marca. No obstante lo anterior, espero que después de leerlo usted pueda entender cuando, desde el punto de vista de la confundibilidad, vale la pena iniciar un trámite de registro de un signo, cómo puede usted saber si existen marcas o solicitudes similares y por ende, como reducir la pérdida de esfuerzos y tiempo en el desarrollo de marcas destinadas a ser negadas y por ende disminuir el ingrediente de incertidumbre envuelto en toda solicitud.
Marco Legal
Desde el momento en el que a uno de los miembros del departamento de mercadeo de su empresa se le ocurre una expresión para denominar a su más reciente producto hasta el día en el que su asesor le informa que la misma fue registrada como marca hay un camino largo y generalmente, accidentado.
La solicitud de registro presentada ante la Superintendencia de Industria y Comercio es, junto con todas las demás solicitudes presentadas por múltiples solicitantes en un mismo período de tiempo, publicada en una revista periódica llamada la Gaceta de la Propiedad Industrial. En la gaceta se publican además de las marcas en la forma solicitada, sus titulares, los productos o servicios que se pretenden distinguir con la misma y la fecha de la solicitud entre otros datos.
A la Gaceta de la Propiedad Industrial, se encuentran suscritas las oficinas de abogados de propiedad industrial y los titulares nacionales y extranjeros, de los principales y más extensos portafolios marcarios registrados en Colombia. La importancia de la gaceta es que le permite a los titulares de marcas y solicitudes anteriores, conocer e identificar qué marcas de las publicadas podrían afectar sus registros y por ende, generar contingencias al ser semejantes y por ende confundibles con las suyas. Contra aquellas solicitudes los titulares de solicitudes o marcas anteriores pueden presentar oposiciones, es decir escritos dirigidos a la autoridad marcaria que tienen por objeto que la marca solicitada y publicada sea negada al resultar confundible con una marca anterior.
Todas las solicitudes de registro de marca, tanto con oposición como sin oposición, son sometidas a un examen de registrabilidad en el que el examinador verifica que el signo solicitado a registro cumpla con una serie de requisitos para ser considerado como marca y al mismo tiempo, que no se encuentre dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad del signo, dentro de las cuales se encuentra la confundibilidad.
La norma que regula el tema de la confusión marcaria en el Área Andina es el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Este es el marco legal de la negación de marcas y establece que no podrán registrarse como marcas los signos que sean "idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede causar un riesgo de confusión o de asociación".
En la siguiente entrega, el exámen de confundibilidad "En la Práctica"
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